【上知案例洞察】第22期：使用侵害他人商业机密产品行为的认定 原创 凌宗亮 上海知产法院 收录于线

  反不正当竞争法规定的 “擅自使用商业机密”应当指直接用商业机密内容本身，而不包括使用商业秘密生产制造的侵权产品后续销售以及购买者使用的行为。销售商销售侵犯商业秘密产品的行为在客观上构成对使用商业机密行为的帮助，只有销售商明知其销售的系侵害商业机密产品的，才承担帮助侵权的民事责任；经营者购买侵犯商业秘密产品进行使用的行为，由于此时侵权产品已经退出市场流通，并不涉及与其他市场主体进行市场竞争的问题，故不属于反不正当竞争法应当调整的范畴。

  原告上海天祥•健台制药机械有限公司（以下简称天祥•健台公司）系一家制药机械制造公司，内部实行严格的保密制度，对公司技术资料、客户信息等商业机密采取了一系列保密措施。2013年8月，被告上海东富龙科技股份有限公司（以下简称东富龙公司）将其业务范围扩展至压片机领域，并开始接触天祥•健台公司负责压片机制造核心领导团队成员。2014年2月至6月被告应某某、沈某、周某某从原告处跳槽至东富龙公司处任职并参与研发压片机。2016年5月，原告在被告明兴公司处发现东富龙公司制造的旋转式压片机与原告的压片机基本一致，故诉至法院，请求判令：1.五被告立即停止侵犯天祥•健台公司商业秘密的行为；2.东富龙公司向天祥•健台公司支付侵犯商业秘密损害赔偿金人民币1,200万元以及维权律师费20万元，周某某、应某某、沈某对全部赔偿额承担连带赔偿责任，明兴公司在50万元范围内对天祥•健台公司承担连带赔偿责任；3.东富龙公司、周某某、应某某、沈某向天祥•健台公司道歉、消除影响。

  被告东富龙公司、周某某、应某某、沈某共同辩称：1、天祥•健台公司主张保护的技术信息不构成商业秘密。首先，涉案技术图纸不具有秘密性。天祥•健台公司提供的证据并未证明其对涉案图纸采取了相应的保密措施。2、东富龙公司属于自主研发，并未以不正当手段获取天祥•健台公司涉案图纸，东富龙公司生产产品所使用的蜗轮蜗杆均来源于台玖公司，具有合法来源，被告行为不属于侵犯天祥•健台公司商业秘密的行为。3、天祥•健台公司诉请的损失赔偿数额缺乏相应的事实依据。

  被告明兴公司辩称：1.明兴公司并不是本案适格被告，天祥•健台公司和明兴公司分处不同行业，两者在供应链上是上下游关系，因此两家在技术秘密上不存在任何交集，明兴公司也无法接触到天祥•健台公司技术信息。2.明兴公司向东富龙公司购买旋转式压片机的过程、用途均合法正当，并无侵犯天祥•健台公司商业秘密的可能性。3.明兴公司通过招标方式进行研发，最终确定天祥•健台公司、东富龙公司等三家进行招标。因为东富龙公司参与投标的设备能力、控制系统等技术分比较高后择优选择了东富龙公司签署合同。综上，明兴公司并不存在侵犯天祥•健台公司商业秘密的行为。

  第三人浙江台玖精密机械有限公司（以下简称台玖公司）述称：台玖公司系按照东富龙公司提供的图纸进行加工生产，且加工生产的产品只涉及压片机中的极小部分，即蜗轮蜗杆。截至本案发生，共按照东富龙公司的采购订单生产了18套蜗轮蜗杆。

  法院经审理查明：天祥•健台公司提交了名称为“圆弧齿圆柱蜗杆”“蜗轮”的设计图纸，两份图纸记载了相关的技术要求和尺度参数，署名为“上海天祥•健台制药机械有限公司”。

  天祥•健台公司制定的《员工手册》于2009年8月10日颁布，8月18日正式实施并予以公示，其中规定有商业秘密条款。2014年2月8日、6月6日、6月16日，应某某、沈某、周某某分别向天祥•健台公司提出辞职申请并获得批准。截至本案审理时，东富龙公司确认应某某、沈某、周某某在东富龙公司工作。天祥•健台公司与台玖公司于2013年6月27日签署《开发合同》，产品为蜗轮、蜗杆，并约定了保密事项。明兴公司于2015年7月23日就购买旋转式压片机项目向天祥•健台公司、东富龙公司、案外人北京翰林航宇科技发展有限公司邀请投标，三家单位均接受了邀请。2015年8月13日下午进行了公开开标。东富龙公司因为综合得分最高中标。明兴公司向东富龙公司购买了型号TSP-58压片机，价格为38.8万元。2013年至2017年期间，天祥•健台公司与台玖公司签订多份合同，委托台玖公司加工蜗轮、蜗杆。2014年10月至2015年9月，东富龙公司与台玖公司邮件往来沟通加工蜗杆、蜗轮事宜。

  2017年8月30日，国创司鉴中心出具司法鉴定意见书，鉴定专家组一致认为：1.“名称为圆弧齿圆柱蜗杆、蜗轮的图纸中技术尺寸和啮合参数的组合方案”不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得；2.《圆弧圆柱蜗杆传动计算书》中所记载的设计参数的组合方案不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得。

  东富龙公司提交了两张署名为“东富龙”的蜗轮、蜗杆图纸，时间为“2014.09”。设计、审核为沈某，校核为周某某。该两份图纸在技术参数以及图形表达方面与天祥•健台公司主张的涉案图纸基本相同。庭审中，东富龙公司表示其销售的涉案压片机中使用的蜗轮、蜗杆使用了天祥•健台公司主张的涉案技术秘密，但系向台玖公司采购的蜗轮、蜗杆。关于采购的数量，东富龙公司和台玖公司均确认共采购18套蜗轮和蜗杆，具体采购的时间东富龙公司认为以双方均签字盖章的采购订单为准。

  上海知识产权法院一审判决：一、东富龙公司、周某某、应某某、沈某应于判决生效之日起立即停止对天祥•健台公司商业秘密的侵害；二、东富龙公司、周某某、应某某、沈某应于判决生效之日起十日内连带赔偿天祥•健台公司经济损失人民币20万元；三、东富龙公司、周某某、应某某、沈某应于判决生效之日起十日内连带赔偿天祥•健台公司为维权支出的合理费用人民币20万元；四、驳回天祥•健台公司的其余诉讼请求。宣判后，天祥•健台公司、东富龙公司、周某某、应某某、沈某向上海市高级人民法院提起上诉。上海市高级人民法院经审理后，作出驳回上诉，维持原判的二审判决。

  法院生效裁判认为：天祥•健台公司主张的涉案技术信息符合商业秘密的保护条件，应当受到反不正当竞争法的保护。本案中，现有证据可以证明应某某、沈某、周某某存在擅自披露涉案技术秘密、东富龙公司擅自使用涉案技术秘密的不正当竞争行为。周某某、应某某、沈某均具有接触天祥•健台公司涉案技术秘密的可能性，在天祥•健台公司处离职后均在东富龙公司处工作，均存在向东富龙公司披露涉案技术秘密的可能，故周某某、应某某、沈某应对东富龙公司擅自使用涉案技术秘密的不正当竞争行为承担连带责任。明兴公司系被控侵权产品的使用者，其通过公开招标程序从东富龙公司处购买被控侵权产品并使用不属于反不正当竞争法的调整范围，且现有证据无法证明明兴公司知道该产品系侵权产品，而明兴公司能够提供该产品的购买合同，支付了相应的对价，故明兴公司不构成反不正当竞争法规定的擅自使用天祥•健台公司涉案技术秘密的行为，亦无需停止使用含有被控侵权蜗轮蜗杆的压片机。

  本案涉及使用侵犯商业秘密产品是否构成不正当竞争行为的认定问题。根据《反不正当竞争法》第九条规定，擅自使用权利人的商业机密构成侵权。“使用”是最常见的侵害商业秘密的行为，但反不正当竞争法的规定并未明确侵害技术秘密产品的购买者在经营活动中的使用行为是否构成侵犯商业秘密，实践中对于如何认定何为反不正当竞争法规制的“使用”商业秘密行为仍存在一定争议。

  实践中对于终端用户使用侵害商业秘密产品的行为是否构成不正当竞争行为，主要存在三种不同的观点。

  第一种观点认为，使用侵害他人商业秘密产品的行为构成侵权。在华某、瑜纲公司等侵害商业秘密罪案中，陕西法院认为使用分切机和商业秘密造成特别严重的损失后果，应当以侵害商业秘密罪论处，使用被控侵权产品的过程就是侵害商业秘密的过程。在大成软件公司诉青岛公用建筑设计院一案中，一审法院认为，终端用户应知涉案软件的开发者在开发过程中使用了原告的技术秘密，却积极购买并使用该软件，而且在案发后并未有证据显示及时停止使用涉案侵权软件，与开发者构成共同侵权。

  第二种观点认为，终端用户使用侵害他人商业秘密产品行为是否构成侵权，要在综合考虑终端用户使用主体、主观过错及利益平衡的基础上进行确定。比如大成软件公司诉青岛公用建筑设计院一案中，二审法院从三个层面考虑使用侵害商业秘密产品的行为是否构成侵权：一是从使用主体方面来讲，终端用户是否系善意取得；二是从主观意图方面来讲，终端用户在交易过程中是否尽到了合理注意义务，是否存在过错；三是从后续影响方面来讲，终端用户继续使用软件是否会影响技术秘密权利人的预期利益。

  第三种观点认为，终端用户使用侵权产品不构成侵权。经营者购买侵害商业秘密产品做使用的行为，由于此时侵权产品已经退出市场流通，并不涉及与别的市场主体进行市场之间的竞争的问题，不论侵权产品使用人主观上是否知道该产品涉嫌侵权，均不属于反不正当竞争法调整的范畴。

  《反不正当竞争法》规定的侵害商业机密的行为包括使用行为，但《反不正当竞争法》第九条所规定的“使用”应当指直接使用商业机密内容本身，而不包括在使用商业机密生产制造的侵权产品生产销售后，其他销售商后续销售以及购买者使用的行为。

  »首先，从竞争的本质角度来看，所谓竞争，实质上是指两个或者两个以上经营者在市场上以比较有利的价格、数量、质量或者其他条件争取交易机会的行为。侵权产品的终端用户不同于生产者和销售者，其本身就可能是商业秘密权利人的客户来源和交易对象。经营者购买侵害商业秘密产品并使用，不论是出于经营还是消费目的，均不是为了与权利人争夺交易机会、削弱其市场竞争力，应不属于擅自使用他人的商业秘密的行为。本案中，天祥•健台公司、东富龙公司均接受了明兴公司就购买旋转式压片机项目的招标，最终东富龙公司因为综合得分最高中标，明兴公司亦是天祥•健台公司的目标客户之一，两者并不存在竞争关系，并不是明兴公司对侵权产品的使用行为导致天祥•健台公司的权益受损。

  »其次，从不正当竞争行为与后果来看，商业秘密的不正当使用行为是指行为人将不正当获取的商业秘密信息用于自己的生产经营活动中获取经济利益或者增强竞争优势。经营者购买侵害商业秘密产品进行使用时，不正当使用商业秘密的行为在生产环节就已经发生。最高人民法院在四维公司等诉艾利丹尼森公司等侵害商业秘密纠纷管辖权异议上诉案中认为，使用商业秘密的过程，通常是制造侵权产品的过程，当侵权产品制造完成时，使用商业秘密的侵权结果即同时发生。如果终端用户的使用行为都推定具有可责性，将使得终端用户负很大的注意义务，不利于交易便利性，反而会扰乱公平自由的竞争秩序。本案中，东富龙公司擅自使用涉案技术秘密生产被控侵权压片机，构成侵害秘密的不正当竞争行为，侵害商业秘密的损害后果已经发生，故明兴公司向东富龙公司购买并使用的行为，不存在进一步导致天祥•健台公司的商业秘密受到侵害。

  »最后，从行为发生的场域来看，反不正当竞争法所规制的不正当使用商业秘密行为应指发生于生产、流通环境中的行为，而终端用户购买侵害商业秘密产品后，产品已经退出市场流通环节，并不涉及与其他市场主体进行市场竞争的问题，所以不属于反不正当竞争法调整的范畴。

  我国《民法典》第一百二十条明确规定了商业秘密为民事主体依法享有的知识产权，与物权一样具有专有权属性，属于民事权利范畴。对于侵害商业秘密产品使用者的行为，如前所述，终端用户使用侵权产品并不属于反不正当竞争法规制的范畴，不构成反不正当竞争规制的擅自使用商业秘密的行为。但是出于保护商业秘密权利人、加大知识产权保护的需要，确保相关经营者能够向侵权产品的源头进行追索，使侵权产品退出市场流通，侵害商业秘密产品的使用者有义务向商业秘密权益人提供进货渠道、买家信息等信息，否则应当承担相应的补充赔偿相应的责任。

  对于终端用户是否应当停止使用侵权产品的问题，若其系通过正常的购买渠道且支付了合理对价，善意取得侵权产品的所有权，则善意交易主体的合理信赖利益同样应受到保护，基于利益平衡的角度，司法则不必要求使用者停止使用。

  原标题：《【上知案例洞察】第22期：使用侵害他人商业机密产品行为的认定》